jeudi 11 mai 2023

Protection du concept du franchiseur

La protection du concept du franchiseur est un enjeu stratégique.

Le concept n’est pas protégeable en tant que tel. Ce sont les éléments qui le composent qui sont protégeables au titre du droit de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire soit du droit de la propriété industrielle (brevet, marque, dessins et modèles, etc.), soit des droits de propriété littéraire et artistique (droits d’auteur principalement).

Afin de le protéger, le franchiseur doit donc tout d’abord déterminer les marqueurs qui forgent l’identité de son concept : enseigne, logos ou représentations graphiques, produits et services désignés par des noms, mobilier, inventions brevetables, concept architectural, photographies, logiciels, contenus exprimant le savoir-faire, œuvres de l’esprit, etc.

Il doit ensuite identifier:

-     les personnes physiques ou morales créatrices des différents éléments constituant le concept commercial. Il peut s’agir des associés fondateurs du concept, de salariés du franchiseur ou des prestataires extérieurs (agences publicitaires, agences web, etc.).
-    l’existence de droits sur l’ensemble de ces éléments, ainsi que leurs titulaires.

Pour finir, le franchiseur devra déterminer, pour chaque élément du concept, s’il peut être éligible à une protection au titre:

-    d’une marque,
-    d’un dessin et modèle,
-    d’un droit d’auteur,
-    et plus largement de toutes les techniques de propriété intellectuelle.

Il aura alors intérêt à utiliser une de ces techniques pour conférer une protection appropriée aux éléments de son concept éligibles à une protection.

1/ La protection au titre du droit de marque

Le droit de marque va servir notamment à protéger l’enseigne, les logos ou représentations graphiques associés à la marque, les produits ou services désignés par des noms et dans certaines conditions très restrictives un concept architectural.

Pour être éligible à la protection du droit de marque, le franchiseur devra déposer sa marque.

Avant le dépôt de la marque, il devra tout d’abord, définir les classes et libellés de produits et de services liés à son activité et qu’il souhaite protéger.

Le franchiseur devra ensuite définir le territoire sur lequel la marque sera protégée (France, Union européenne, pays tiers à l’Union européenne).

Il lui faudra aussi effectuer une analyse d’antériorité de la marque qu’il souhaite déposer par l’analyse des marques, dénominations sociales, enseignes, noms commerciaux ou noms de domaines antérieurs à la marque qu’il envisage de déposer et avec lesquels il pourrait exister risque de confusion.

A la suite de cette analyse, il pourra effectuer le dépôt de sa marque.

Le franchiseur doit anticiper le délai d’enregistrement d’une marque qui peut prendre du temps ; sachant que l’enregistrement peut être refusé in fine. Ce refus peut être fondé sur le défaut de validité de la marque. Ce sera le cas par exemple lorsque la marque n’est pas distinctive. Le refus peut également résulter de l’existence de droits antérieurs sur une marque similaire.  

La durée de protection de la marque est de dix ans, renouvelable.

Dans l’hypothèse où le franchiseur ne serait pas titulaire des droits sur la marque, celui-ci pourra conclure un contrat de cession ou de licence de marque. Ceux-ci lui permettront de pouvoir concéder à ses franchisés des droits sur celle-ci, pour autant s’agissant de la licence de marque qu’elle comporte une clause autorisant la sous-concession de la marque par le franchiseur aux franchisés.

La cession de marque pourra être totale ou partielle. Autrement dit, la cession pourra ne porter que sur certaines classes et certains libellés pour lesquels la marque a été enregistrée (cession partielle). La cession de la marque s’appliquera pour l’ensemble des territoires sur lesquels la marque bénéficie d’une protection. Le franchiseur devra également rédiger l’acte de cession de marque, l’écrit étant une condition de validité de la cession.

Cela est différent dans le contrat de licence de marque aux termes duquel la licence peut n’être accordée que pour certains territoires sur lesquels la marque est protégée. De plus, l’écrit n’est pas une condition de validité de ce contrat.

L’objet, la durée et les droits concédés devront être bien définis dans le contrat de licence de marque. En effet, si le licencié outrepasse l’autorisation accordée par sa licence, il commet un acte de contrefaçon. La licence de marque sera le plus souvent concédée en contrepartie d’une redevance forfaitaire, ou proportionnelle.

2/ La protection au titre des dessins et modèles

Cette protection suppose un dépôt préalable auprès de l’INPI. La protection juridique ne peut jouer que lorsque certaines conditions sont remplies.

Il doit tout d’abord s’agir d’une création ornementale. Les dessins et modèles peuvent concerner divers produits : mobilier, appareils électroménagers, etc. Ils peuvent concerner aussi des présentations, comme par exemple des créations culinaires, des présentations d’assiettes etc.

Ils doivent ensuite être nouveaux et détenir un caractère propre. Les dessins et modèles ne seront pas protégeables lorsque leurs caractéristiques sont exclusivement imposées par l’utilité et la fonction qu’ils poursuivent.

Le dessin ou le modèle doit de ce fait être différent par des détails visibles. En effet, le droit des dessins et modèles prévoit une protection de l’apparence du produit.

De plus, la nouveauté doit être appréciée dans son ensemble sans en décomposer les différents éléments qui constituent le modèle ou le dessin.

Enfin, s’agissant du caractère propre du dessin ou du modèle, ce dernier implique qu’un observateur averti puisse faire la différence entre ce modèle ou ce dessin et un autre modèle ou dessin divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Le dépôt est un acte déclaratif. Il créé une présomption simple de propriété pour le déposant. La protection est d’une durée de cinq ans et peut être renouvelée quatre fois.

3/ La protection au titre du droit d’auteur

Le droit d’auteur nait de la création d’une œuvre de l’esprit originale. Par exemple, dans un concept commercial, il peut exister des droits d’auteur sur la charte architecturale, les logos, les photos, les musiques d’ambiance, etc.

Le droit d’auteur s’acquiert sans dépôt ni enregistrement. L’auteur jouit de droits sur son œuvre du fait de sa création, à compter du jour où il la réalise.

Le franchiseur créateur ou simple détenteur de droits sur l’œuvre, doit pouvoir apporter la preuve de la date de création de l’œuvre.

Le franchiseur devra en conséquence disposer d’éléments probatoires. Il peut pour cela déposer l’ensemble des supports et/ou descriptions de l’œuvre via une enveloppe dite Soleau auprès de l’INPI. Cette dernière conservera l’enveloppe durant cinq ans, renouvelable une fois. La restitution de l’enveloppe peut être demandée à tout moment.

Lorsque le franchiseur souhaite une datation sans limite de temps, il pourra déposer une déclaration d’antériorité décrivant l’ensemble des œuvres et précisant les dates de leur création auprès d’un huissier de justice. La validité de cette preuve ne fait l’objet d’aucune restriction dans le temps.

Au global, l’emploi de ces techniques de propriété intellectuelle permet une protection individuelle des éléments du concept, qui permet grâce à l’action en contrefaçon d’en conserver le caractère distinctif.  Cette technique contribue à la protection du concept dans son ensemble.

On utilise ensuite le contrat de franchise pour compléter la protection ainsi acquise. Bien sûr, cette protection contractuelle ne vaut qu’à l’égard des franchisés, les tiers au contrat n’étant pas tenus aux obligations qui sont stipulées.

4/ La protection au titre du contrat de franchise

Le contrat de franchise devra comporter des clauses permettant de protéger le concept du franchiseur. Il devra comporter deux types de clauses, celles régissant la protection du concept pendant la durée du contrat, et celles régissant la période post contractuelle.

S’agissant des premières, le concept ainsi que ses principaux marqueurs devront être clairement définis dans le contrat afin d’être opposables au franchisé.

L’utilisation de la marque et des éléments du concept par le franchisé devra aussi être délimitée dans le contrat de franchise.

S’agissant des seconds, le contrat de franchise devra stipuler que le franchisé cessera d’utiliser le concept commercial au terme du contrat.

Le contrat de franchise devra également stipuler que les éléments du concept propres à l’identité du franchiseur devront être modifiés ou supprimés afin de prévenir l’assimilation du point de vente de l’ancien franchisé avec le concept du franchiseur.